Хождение за три моря
АрхивЗадачей патентования является правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности. Действие патента ограничено во времени и пространстве.
Можно сколько угодно говорить о том, плоха патентная система или хороша, но от действительности деваться некуда. На сегодня это единственный способ защитить свое изобретение или — если мысль о подобной защите вам претит — защитить себя от пиратства со стороны конкурентов. Согласитесь, обидно выплачивать лицензионные отчисления только потому, что кто-то более ушлый получил патент на вашу разработку, опубликованную в открытом доступе. С волками жить, по-волчьи выть, а значит, даже самому бескорыстному изобретателю не помешает запатентовать свои изобретения.
Мы исходили из того, что с подачей заявки в Роспатент любой здравомыслящий человек может разобраться и сам, поэтому попросили Наталью Серпкову рассказать о механизме получения патентов за рубежом. — В.Г.
|
Статья Натальи Серпковой публикуется на правах экспертной (см. пункт 2.3 редакционной политики на стр. 2). Сама Наталья работает патентным поверенным в межотраслевом юридическом агентстве ЮРПРОМКОНСАЛТИНГ, которое осуществляет полный комплекс услуг по сопровождению инновационных проектов. В частности, проводит исследования патентной чистоты; инвентаризацию результатов интеллектуальной деятельности, выполняет работы по патентованию и регистрации товарных знаков в России и за рубежом; консультирует по вопросам нарушения исключительных прав; составляет договоры. |
Задачей патентования является правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности. Действие патента ограничено во времени и пространстве. Скажем, российский патент действует в течение двадцати лет (за некоторыми исключениями: пестициды, лекарственные средства и т. п., производство которых требует специального разрешения), и только на территории России.
Если стоит задача выйти с продукцией, произведенной по патенту, на внешний рынок, следует получить патенты в тех странах, где предполагается осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Это случай линейной логики. Но может быть и так, что вывозимая за рубеж продукция не содержит в себе охраноспособных изобретений, а патентование надо проводить в совершенно иных целях — чтобы помешать конкурентам производить или ввозить продукцию, превосходящую вашу по тем или иным показателям. Возможен и такой случай: есть намерение продать за рубеж технологию. На стоимость лицензии влияет не только наличие других покупателей, конкурентоспособность товара, произведенного по лицензируемой технологии, емкость рынка, «продолжительность жизни» технологии, стадия ее разработки и т. п., но и наличие охраняющих ее патентов.
Понятно, что цели зарубежного патентования могут быть разными — от защиты собственной продукции от недобросовестной конкуренции до ведения конкурентных войн при помощи патентов.
Еще в советские времена были изданы «Методические рекомендации по патентованию в зарубежных странах» (см. журнал «Патенты и лицензии» №11 за 1991 г.). Документ по-советски обстоятелен и устарел разве что в части упоминаний авторских свидетельств и понимании целей патентования. Алгоритм патентования, согласно «Методическим указаниям», таков:
- отбор изобретений для патентования;
- подготовка заявок на выдачу патентов;
- подача заявок в соответствующие патентные ведомства;
- ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патенты;
- ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
- получение патентов;
- оплата пошлин за юридически значимые действия;
- поддержание в силе заявок на патенты и собственно патентов.
Рассмотрим подробно каждый из перечисленных этапов, хотя их содержание не всегда можно четко разграничить.
Составление заявки
Отбор изобретений и подготовка заявок обусловлены целями патентования, существом объектов патентования и, конечно, выделенными на это средствами. О целях патентования говорилось выше. Объекты патентования нужно выбирать с учетом их охраноспособности по закону страны (региона) патентования.
Например, по законодательству США изобретение должно быть новым, неочевидным, применимым и достаточно раскрытым в описании для его реализации. Новизна требуется мировая, причем продажа (и даже просто предложение к продаже) или использование изобретения в США ранее чем за год до подачи заявки порочит новизну изобретения. Если известный аналог при внесении в него небольших изменений приводит к изобретению, то оно считается очевидным. Если изобретение может быть создано специалистом «с обычными навыками» на основе двух и более известных частей, то оно также очевидно. Обладает специалист обычными или же выдающимися навыками — понятие оценочное, и оттого судебная практика США по части неочевидности изобретений противоречива.
Изобретение должно быть таким, чтобы его можно было использовать с пользой, не нарушая при этом закон или общественные правила.
Заявка должна раскрывать изобретение до такой степени, чтобы для его реализации было достаточно опять-таки обычных навыков. Описание изобретения должно включать наилучший метод воплощения запатентованной технологии, известный изобретателю на время подачи заявки.
Патент, выданный с нарушением любого из этих требований, может быть аннулирован по возражению любого лица.
Патентные законы всего мира содержат похожие требования. В Германии одним из условий охраноспособности изобретения является изобретательская деятельность (примерно то же, что в США — неочевидность, а в России — изобретательский уровень). Европейский патент выдается на изобретения, обладающие новизной, промышленной применимостью и являющиеся результатом изобретательской деятельности.
Исключения из правовой охраны также близки. Как правило, не патентуются программы для ЭВМ1. На последнем обсуждении этого вопроса странами-участницами Европейской патентной конвенции за патентование программ высказались только Австрия, Венгрия и Швейцария, представители остальных стран проголосовали против. Это и понятно — ведь программы охраняются авторским правом. В России, в отличие от США и Японии, методы ведения бизнеса не патентуются. В свою очередь, в Индии не патентуются методы лечения и т. д.
Нужно подумать и о том, в каком виде целесообразнее патентовать ваше решение, — это будет патент на изобретение или на полезную модель? В России полезная модель должна быть новой и промышленно применимой, а, например, в Германии — еще и соответствовать условию «изобретательского шага»2. Полезную модель часто называют «малым изобретением», но не только из-за более мягких требований к ее охраноспособности, а из-за сокращенных сроков действия охраны.
1 (назад)Речь идет, конечно, об идеальной ситуации. В действительности программы патентуются, да еще как, невзирая на очевидные законодательные ограничения. — Прим. ред.
2 (назад) Изобретательский шаг — более мягкое условие охраноспособности изобретения, чем требование «изобретательской деятельности», но границы между этими понятиями весьма расплывчаты.
Подготовку заявок следует начинать с выяснения вопроса: подавалась ли заявка на выдачу российского патента на тождественное решение? По Патентному закону РФ заявки на созданное в России изобретение (именно так — неважно кем, но важно — где) могут быть поданы в иностранные государства или международные организации лишь через шесть месяцев после подачи российской заявки. Хотя можно ходатайствовать об ускоренной проверке наличия в российской заявке сведений, составляющих государственную тайну. Если вы собираетесь подать заявку на евразийский патент или заявку по процедуре РСТ (подробнее об этом ниже), то можно обойтись без предварительной подачи российской заявки. Но и эти заявки придется подавать в Роспатент — федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выполняющий функции патентного ведомства.
С точки зрения бюджета патентования, подготовка объектов для патентования может включать объединение в одной заявке нескольких изобретений с включением в формулу изобретения объектов по всем объединяемым заявкам. Приоритет при этом может быть множественным (например, у каждого пункта формулы свой приоритет). Но надо проверить — соблюдается ли единство изобретения, то есть объединены ли все включенные в заявку изобретения изобретательским замыслом. Если это условие не соблюдено, придется либо отказаться от части изобретений, либо оформлять на них отдельные заявки.
На этапе подготовки заявок на выдачу патентов следует с особым вниманием отнестись к описанию заявки и, конечно же, к формуле. С этой точки зрения, требование о предварительной подаче заявки в России часто идет на пользу — ведь, согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности, у вас есть право, подав в России заявку, подать в течение года заявку в любую из стран-участниц конвенции и просить установить приоритет по дате подачи российской заявки. Почти повсеместно от изобретения требуется мировая новизна, то есть вашему изобретению могут противопоставить любой опубликованный в мире на дату приоритета источник, в числе которых может оказаться ваш же собственный патент.
|
Зачем оттягивать перевод в заявки в национальную фазу, если мы хотим всего лишь получить патент? Дело в том, что далеко не всегда конечной целью является именно получение патента. Так, двенадцать месяцев вы могли «потерять», подав заявку на исходе возможности сохранить ее приоритет. У вас осталось всего восемнадцать месяцев до перевода на национальную фазу в большинстве стран и всего восемь месяцев — в Китае, Бразилии, Замбии и др. Этих восьми месяцев вам может не хватить, чтобы наилучшим образом изменить формулу изобретения или поискать партнеров, покупателей и т. д. Ведь как только вы перейдете на национальную фазу — придется крупно раскошелиться, а вы, может быть, не собираетесь тратиться сами, а ищете «спонсора». Кстати, наши люди часто так делают. Есть еще множество вариантов — заявку можно подать на самом деле «просто так», чтобы не дать возможности конкурентам получить патент в интересующей вас стране. И вот вы их «томите» — то ли будете брать патент, то ли нет. |
Подача заявки
Таким образом, российский изобретатель, имея в запасе год, может дождаться от Роспатента решений, которые прояснят его шансы получить патент на свое изобретение за рубежом. Еще есть время скорректировать формулу изобретения, может быть, выбрать другой объект (устройство вместо способа, полезную модель вместо изобретения и т. п.), в безнадежных случаях — не тратить деньги на зарубежное патентование.
Далее нужно проверить, не объединены ли страны, выбранные вами для патентования, международными соглашениями. Может быть, вместо нескольких национальных патентов дешевле получить один региональный, к тому же действующий в большем числе стран?
В настоящее время существуют четыре таких региональных соглашения (первые два — в Африке): объединение англоговорящих стран ARIPO и франкоговорящих стран OAPI, Европейская патентная конвенция, объединяющая почти все страны Европы, и евразийский патент, действующий на территории стран СНГ, включая Россию (кроме Украины, Грузии и Узбекистана).
Более ста стран участвуют в Договоре о патентной кооперации (РСТ), в рамках которого вместо ста заявок на получение патентов можно подать одну международную, указав в ней государства, патенты которых вы намерены получить. Помимо национальных можно указать и региональные — европейский и евразийский патенты, патенты ARIPO и OAPI.
Российский заявитель вправе подать международную заявку в Роспатент (для заявок РСТ оно называется «получающее ведомство») или непосредственно во Всемирное бюро интеллектуальной собственности. В заявке указываются страны, в которых вы намерены получить национальные и региональные патенты.
По каждой международной заявке проводится поиск, цель которого — определить уровень техники на дату ее приоритета3. Ведомств, имеющих на это право (они именуются поисковыми органами), всего восемь, и Роспатент в их числе. Российский заявитель может просить провести поиск в Роспатенте или в Европейском патентном ведомстве.
Международная заявка и отчет о поиске публикуются. Получив отчет о поиске, заявитель вправе один раз на этой стадии изменить в заявке формулу изобретения. Понятно, что сделать это можно только за счет самой формулы и описания. Например, в формуле вы описали колесо, поисковый орган нашел несколько колес, дал в отчете реквизиты источников, в которых колеса описаны, и проставил против каждого источника символ «Х», означающий, что изобретенное вами колесо не обладает новизной. В этом случае вы можете включить в формулу, например, состав сплава, из которого выполнены спицы в вашем колесе. Если такой состав не использовался для колес и придает колесу новые свойства, вы можете рассчитывать на успешный исход дела. Но, повторюсь, этот состав должен был присутствовать или в зависимых пунктах формулы, или в описании.
Затем вы можете просить о проведении международной предварительной экспертизы, которая даст заключение о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости вашего изобретения. Проводиться экспертиза будет на основе результатов международного поиска, но могут приниматься во внимание и другие источники, имеющие отношение к вашему изобретению. Результаты экспертизы помогут вам оценить шансы на успех (получив отчет о поиске, вы оценивали эти шансы самостоятельно, а теперь ваше изобретение подверглось экспертному анализу).
Международная заявка переводится в национальную фазу, то есть в каждое из указанных государств посылается копия заявки и начинается ее экспертиза по национальному (или региональному) закону. Этот переход наступает после тридцати месяцев, отсчитываемых от даты приоритета. Часть указанных стран (или даже все) можно изъять, и в них международная заявка не будет переводиться на национальную фазу.
Для стран, не перешедших на тридцатимесячный срок, оттянуть дату перевода на национальную фазу можно, подав требование о проведении международной предварительной экспертизы. К тому же, если вы пропустили этот срок непреднамеренно, в течение года его можно восстановить.
При переводе заявки на национальную фазу вы должны уплатить пошлину за ее подачу и нанять себе патентного поверенного в стране, где собираетесь получить патент.
Но ведь вы уже платили пошлину за подачу международной заявки, оплачивали пересылку, поиск и т. д.! Нет, деньги не были выброшены на ветер. У вас было тридцать месяцев с момента подачи российской заявки, вы укрепились в своих намерениях, лучше изучили рыночную ситуацию, возможно, нашли партнеров, покупателей и т. д., а приоритет все эти месяцы был за вами и как топор висел над головами ваших конкурентов.
3 (назад) Строго говоря, уровень техники — это любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения полезной модели. А проще — это уровень знаний в технике на дату приоритета.
Финансовый вопрос
Сколько же стоило это «удовольствие»?
При подаче международной заявки уплачиваются пошлины: основная (476 долларов), за указание (рассчитывается как 104 доллара х N, где N — количество стран; максимальный размер этой пошлины — 520 долларов), за число листов в заявке свыше 30 ($12 х М, где М — число листов заявки больше тридцати). Придется также уплатить за подготовку приоритетного документа, пересылку и поиск. При подаче заявки в Роспатент эти тарифы в сумме составляют 3294 рубля. Предварительную экспертизу Роспатент проводит за две тысячи рублей.
К тому же для изобретателей из стран с ежегодным душевым доходом ниже $3000 (а Россия к ним относится) предусмотрена 75-процентная скидка. То есть основная пошлина в этом случае составляет 119 долларов.
Если вы подаете заявку в США, то пошлина за подачу составляет $750, за зависимые пункты формулы — $280, а за ответ эксперту в течение двух месяцев — $420 (если соберетесь ответить только на пятый месяц, уплатите $2010). Подача европейской заявки обойдется вам в 125 евро, экспертиза — в 1430, а выдача патента — в 715 евро. Аналогично дело обстоит и в Японии — от 2 до 3 тысяч долларов придется уплатить только пошлин.
В США для малых предприятий есть льготы — пошлины снижаются ровно вдвое. Председатель Европейского патентного ведомства вправе давать скидки заявителям.
Но цена патентования, как правило, возрастает в два-три раза из-за необходимости привлекать к работе иностранного патентного поверенного. Это обусловлено законодательством — ведение дел по получению патента с иностранным патентным ведомством возможно только при участии патентного поверенного. В развитых странах ставка патентного поверенного — не ниже 250 долларов в час (это правило, и исключения из него бывают лишь в сторону увеличения). Свою ставку патентный поверенный умножает на число часов, потраченных на ознакомление с вашей заявкой, исправление ошибок в ней, «подгонку» вашей формулы изобретения к требованиям национального законодательства, комментарий запросов и решений экспертизы и т. д.
Для успеха дела следует правильно выбрать патентного поверенного. Его надежность и размер гонораров — важные факторы, но не менее важно, чтобы он разобрался в вашем изобретении. Ведь патентный поверенный должен дать вам квалифицированные советы, как обойти возражения эксперта с учетом требований национального законодательства, не сократив (или сократив по минимуму) ваши притязания, а для этого нужно понимать не только их суть, но и аргументы эксперта, оспаривающего вашу правоту.
Если эксперт отказывает в выдаче патента, начинается процедура апелляции, и на этой стадии придется платить и пошлины, и гонорары патентным поверенным. Об этой процедуре можно написать столько же, сколько уже написано о собственно о патентовании.
Полученный патент нужно ежегодно поддерживать в силе, уплачивая пошлины. Например, за третий год действия европейского патента придется уплатить 380 евро, а за десятый год — 1020 евро. Для европейских заявок и патентов вопросы скидок находятся в руках председателя Европейского патентного ведомства — он по ходатайству заявителя решает, можно ли предоставить скидку в так называемых подходящих случаях. Скидки для определенных категорий заявителей твердо установлены только в США и при подаче международных заявок по процедуре РСТ.
Среди региональных патентов, которые можно получить по международной заявке, упоминался евразийский патент. Принятие Евразийской патентной конвенции обусловлено причинами скорее политического, чем экономического характера. Эта конвенция призвана компенсировать исчезновение единого «патентного пространства» на территории бывшего СССР, хотя Грузия, Узбекистан и Украина, не говоря об Эстонии, Латвии и Литве, в конвенции не участвуют.
Преимущества евразийского патента те же, что у любого регионального патента. Он действует на территории сразу нескольких стран, а для его получения требуется подать всего одну заявку в евразийское патентное ведомство или в Роспатент (о преимуществах подачи в Роспатент говорилось выше в связи с государственной тайной).
Процедура рассмотрения заявки на выдачу евразийского патента делится на два этапа. На первом проводится формальная экспертиза, поиск по заявке и публикация, а на втором — экспертиза по существу заявки. Условия выдачи патента — новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.
За подачу евразийской заявки уплачивается $800, за проведение экспертизы — тоже $800; пошлина за выдачу патента составляет $500. Пошлина за поддержание патента в силе составляет сумму годовых пошлин всех стран, на территории которых действует патент.
Вкратце таковы основные этапы зарубежного патентования. Более подробно этот предмет можно познать, наверное, только на практике. Хотелось бы, чтоб эта практика была успешной и, главное, чтобы достигались те цели, ради которых проводится зарубежное патентование. Ведь отслеживание фактов нарушения полученных за рубежом патентов — это отдельная тема для разговора.
|
Парижская конвенция была подписана в 1883 году, СССР присоединился к ней в 1965-м. Конвенция дает определение промышленной собственности, содержит положения о национальном режиме (то есть в каждой стране-участнице граждане других договаривающихся государств пользуются в отношении промышленной собственности равными правами с аборигенами); о приоритете (на основании надлежащим образом оформленной первой заявки, поданной в одном из договаривающихся государств, заявитель может в течение определенного времени подать заявку на охрану в любом другом договаривающемся государстве; эти последние заявки затем рассматриваются, как если бы они были поданы в тот же день, что и первая заявка; для изобретений и полезных моделей этот период равняется двенадцати месяцам, а для товарных знаков и промышленных образцов — шести месяцам); ряд общих правил, в числе которых право страны-участницы отказать в выдаче патента независимо от того, был ли выдан патент на тождественное изобретение в других договаривающихся государствах; обязанность (за некоторыми исключениями) регистрировать товарный знак в том виде, в каком он был зарегистрирован в стране происхождения; обязанность обеспечить эффективную охрану от недобросовестной конкуренции и др. |
